Müssen nach einer Änderung der Patentansprüche auch die Beschreibung angepasst werden? – G 1/25 zur Anpassung der Beschreibung

Wer europäische Patentanmeldungen betreut, dürfte mit dem Thema der Anpassung der Beschreibung gut vertraut sein.

Sind die Patentansprüche endlich in eine gewährbare Fassung gebracht, bleibt häufig noch eine durchaus mühsame Aufgabe: die Anpassung der Beschreibung. Welche Ausführungsformen müssen gestrichen werden? Welche Aussagen sind anzupassen? Und welche Teile der Beschreibung können unverändert stehen bleiben? Die Antworten darauf waren nicht immer eindeutig – nicht zuletzt deshalb, weil auch die Beschwerdekammern hierzu unterschiedliche Auffassungen vertreten haben.

Vor diesem Hintergrund fand die Vorlage in T 697/22 erhebliche Beachtung. Am 3. September 2026 erließ die Große Beschwerdekammer schließlich ihre Entscheidung in G 1/25.

1. Müssen nach einer Änderung der Patentansprüche auch die Beschreibung und die Zeichnungen angepasst werden?

G 1/25 geht auf T 697/22 zurück. Die dort maßgeblichen Patentansprüche waren hinsichtlich des Bindemittels enger gefasst worden, während die Absätze [0013] und [0016] der Beschreibung weiterhin eine weitergehende Formulierung enthielten.

Die erste der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage lautete daher, ob nach einer Änderung der Patentansprüche, die zu einem solchen Widerspruch führt, die Beschreibung angepasst werden muss, um den Erfordernissen des EPÜ zu genügen. Darüber hinaus sollte die Große Beschwerdekammer klären, auf welcher Rechtsgrundlage eine solche Anpassung gegebenenfalls beruht und ob für Prüfungs- und Einspruchsverfahren dieselben Grundsätze gelten.

Die Antwort der Großen Beschwerdekammer fällt differenziert aus. Führt eine Änderung der Patentansprüche zu einem Widerspruch zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung oder den Zeichnungen und hat dieser Widerspruch zur Folge, dass die Erfordernisse der Art. 52 bis 57, 76(1), 83, 84, 123(2) oder 123(3) EPÜ nicht erfüllt sind, müssen die Beschreibung oder die Zeichnungen angepasst werden, um den Widerspruch zu beseitigen.

Dabei sind zwei Punkte besonders wichtig.

Erstens gibt es keine einzelne Vorschrift des EPÜ, die eine allgemeine Rechtsgrundlage für die Anpassung der Beschreibung bildet. Welche Vorschrift maßgeblich ist, hängt vielmehr davon ab, gegen welches Erfordernis des EPÜ aufgrund des jeweiligen Widerspruchs verstoßen wird.

Zweitens begründet das bloße Vorliegen eines Widerspruchs für sich genommen noch keine Pflicht zur Anpassung der Beschreibung. Hat der Widerspruch keine entsprechenden rechtlichen Auswirkungen, muss er nicht allein deshalb beseitigt werden, um Beschreibung und Patentansprüche formal in Einklang zu bringen. Wie die Große Beschwerdekammer ausdrücklich festhält, verlangt das EPÜ keine „rein formale Übereinstimmung“ (purely formal concordance) zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung.

Damit stellt sich die entscheidende Frage: Wann liegt überhaupt ein Widerspruch im Sinne von G 1/25 vor?

2. Sind nicht von den Patentansprüchen umfasste Gegenstände bereits ein Widerspruch?

Nein. Darin liegt möglicherweise einer der wichtigsten Punkte von G 1/25.

Die Große Beschwerdekammer stellt ausdrücklich klar, dass ein Widerspruch nicht schon deshalb vorliegt, weil die Beschreibung oder die Zeichnungen technische Lehren, Beispiele oder Ausführungsformen enthalten, die vom beanspruchten Gegenstand nicht umfasst sind.

Die Pressemitteilung des EPA nennt hierzu im Zusammenhang mit Art. 84 EPÜ ein anschauliches Beispiel: Ein solcher Widerspruch kann die Erfüllung von Art. 84 EPÜ beeinträchtigen, wenn aufgrund des Widerspruchs unklar bleibt, ob in der Beschreibung enthaltene Informationen, Beispiele, Gegenstände oder Ausführungsformen in den Schutzbereich des Patentanspruchs fallen.

Auf diese Unterscheidung kommt es an. Dass eine Ausführungsform in der Beschreibung verbleibt, obwohl sie von den endgültigen Patentansprüchen nicht mehr umfasst wird, ist für sich genommen nicht problematisch. Entscheidend ist vielmehr, ob für den Fachmann klar erkennbar ist, dass diese Ausführungsform außerhalb des Schutzbereichs des Patentanspruchs liegt.

Deshalb ist G 1/25 auch im Zusammenhang mit G 1/24 zu lesen. Nach den in G 1/24 aufgestellten und in G 1/25 weiter erläuterten Grundsätzen sind bei der Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen stets heranzuziehen. Die Anspruchsauslegung erfolgt nicht in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten, bei denen zunächst der Patentanspruch isoliert ausgelegt und erst bei festgestellter Unklarheit auf die Beschreibung zurückgegriffen wird. Vielmehr sind Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen gemeinsam im Rahmen eines „einheitlichen Auslegungsvorgangs“ (unitary process) bzw. eines „ganzheitlichen Ansatzes“ (holistic approach) zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund bestimmt G 1/25, wann ein „Widerspruch“ („inconsistency“) vorliegt. Ein auf den ersten Blick bestehender Konflikt zwischen Patentanspruch und Beschreibung stellt nicht zwangsläufig einen solchen Widerspruch dar. Viele scheinbare Unvereinbarkeiten lassen sich durch Anwendung der in G 1/24 aufgestellten Auslegungsgrundsätze auflösen. Ein Widerspruch liegt erst dann vor, wenn die Beschreibung oder die Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs nahelegen, das mit dessen augenscheinlicher Bedeutung unvereinbar ist, und sich diese Unvereinbarkeit auch unter Anwendung der Grundsätze aus G 1/24 nicht ohne Weiteres auflösen lässt. Entscheidend ist, ob beim Fachmann danach „ernsthafte Zweifel an der Bedeutung des Patentanspruchs“ (real doubt as to the meaning of the claim) verbleiben.

Vereinfacht gesagt: Entscheidend ist nicht, ob die Beschreibung Gegenstände enthält, die außerhalb der Patentansprüche liegen. Entscheidend ist, ob eindeutig erkennbar ist, dass diese Gegenstände tatsächlich außerhalb der Patentansprüche liegen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Diskussion in den im Verfahren G 1/25 eingereichten Amicus-curiae-Stellungnahmen. Sowohl Michael Schmid als auch die IP Federation wandten sich gegen eine verpflichtende Anpassung der Beschreibung allein zu dem Zweck, Unterschiede zwischen Patentansprüchen und Beschreibung zu beseitigen. Sie wiesen darauf hin, dass Fragen des Schutzbereichs nach der Erteilung ohnehin von den nationalen Gerichten und dem EPG im Wege der Anspruchsauslegung zu beurteilen sind und die Gerichte über etablierte Instrumente verfügen, um mit solchen Unterschieden umzugehen, auch wenn die Beschreibung nicht formal an die Patentansprüche angepasst worden ist.

Die betreffenden Stellungnahmen verwiesen hierfür sowohl auf die Rechtsprechung des EPG als auch auf die deutsche Rechtsprechung. In Agfa v Gucci (UPC_CFI_278/2023) hatte sich die Lokalkammer Hamburg mit einer Diskrepanz zwischen weiter gefassten Angaben in der Beschreibung und dem erteilten Patentanspruch auseinanderzusetzen. Sie stellte fest, dass Angaben in der Beschreibung, die mit den erteilten Patentansprüchen nicht übereinstimmen, nicht als Grundlage für eine weite Auslegung des Patentanspruchs dienen können. Der Fall zeigt damit, dass ein Gericht eine solche Diskrepanz im Wege der Anspruchsauslegung behandeln kann, auch wenn die Beschreibung vor der Erteilung nicht vollständig an die Patentansprüche angepasst worden ist.

Die Stellungnahmen verwiesen außerdem auf die Entscheidung Okklusionsvorrichtung (X ZR 16/09) des Bundesgerichtshofs (BGH). Dort ging es um eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln. Der BGH stellte fest, dass dann, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, aber nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist, die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln begründet.

Dabei handelt es sich allerdings um Argumente, die in den Amicus-curiae-Stellungnahmen vorgebracht wurden. G 1/25 selbst nimmt auf diese Entscheidungen weder Bezug noch übernimmt die Große Beschwerdekammer die dort entwickelten Grundsätze; zudem betreffen sie andere Rechtsfragen als die Anpassung der Beschreibung im Verfahren vor dem EPA. Die Beispiele veranschaulichen aber, weshalb das bloße Vorhandensein von Gegenständen außerhalb der Patentansprüche in der Beschreibung nicht automatisch mit einer Pflicht zur Anpassung der Beschreibung gleichgesetzt werden kann.

3. Wann sollte die Beschreibung angepasst werden?

G 1/25 enthält schließlich auch einige bemerkenswerte verfahrensrechtliche Ausführungen, die gerade vor dem Hintergrund von T 697/22 interessant sind.

In T 697/22 reichte die Patentinhaberin eine weiter geänderte Beschreibung, in der die streitigen Absätze [0013] und [0016] gestrichen wurden, erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ein. Der betreffende Einwand nach Art. 84 EPÜ war bereits zu Beginn des Beschwerdeverfahrens erhoben worden, ohne dass die Patentinhaberin erklärt hatte, weshalb sie die Änderung erst in der mündlichen Verhandlung vorlegte. Die Beschwerdekammer ließ den Antrag daher nicht zu.

In ihren obiter remarks führt die Große Beschwerdekammer jedoch aus, dass aus verfahrensrechtlicher Sicht zwischen der Änderung der Patentansprüche einerseits und der Anpassung der Beschreibung oder der Zeichnungen zur Beseitigung eines durch diese Anspruchsänderung entstandenen Widerspruchs andererseits nicht unterschieden werden könne. Beide Handlungen seien „Teil desselben Verfahrensschritts“ (part of the same procedural step) , auch wenn zwischen der Änderung der Patentansprüche und der Anpassung der Beschreibung oder Zeichnungen eine gewisse Zeit vergehe.

Die Große Beschwerdekammer weist ferner darauf hin, dass im Beschwerdeverfahren die Beschreibung einschließlich etwaiger Zeichnungen „fast immer erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer endgültig fertiggestellt wird“ (almost always finalised in the oral proceedings before the Board) und G 1/25 keinen Anlass gibt, von dieser Praxis abzuweichen. Ist eine Anpassung erforderlich, ist es im Allgemeinen auch effizienter, sie im noch anhängigen Beschwerdeverfahren vorzunehmen, als die Sache allein zu diesem Zweck an die erste Instanz zurückzuverweisen.

4. Fazit

G 1/25 bedeutet nicht das Ende der Anpassung der Beschreibung. Die Entscheidung macht aber deutlicher, worauf es bei der Prüfung ankommt: Das bloße Vorhandensein von Gegenständen in der Beschreibung, die vom beanspruchten Gegenstand nicht umfasst sind, begründet für sich genommen noch keinen Widerspruch. Entscheidend ist vielmehr, ob diese Inhalte zu einem Widerspruch im Sinne von G 1/25 führen und – falls ja – ob dieser Widerspruch zur Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ führt. Ist dies nicht der Fall, verlangt das EPÜ keine Anpassung allein zu dem Zweck, eine formale Übereinstimmung zwischen Patentansprüchen und Beschreibung herzustellen.

Für Anmelder und Praktiker dürfte darin eine der praktisch wichtigsten Folgen von G 1/25 liegen. Nach einer Änderung der Patentansprüche sollte es nicht mehr darum gehen, mechanisch sämtliche Stellen in der Beschreibung zu suchen, die von den Patentansprüchen nicht umfasst sind. Entscheidend ist vielmehr, ob die verbleibenden Inhalte tatsächlich zu einem nach dem EPÜ zu beseitigenden Problem führen.

Ganz abgeschlossen ist die Geschichte von G 1/25 allerdings noch nicht. Die Große Beschwerdekammer hat nicht selbst darüber entschieden, wie mit den Absätzen [0013] und [0016] in T 697/22 letztlich umzugehen ist, sondern die ihr von der vorlegenden Beschwerdekammer unterbreiteten Rechtsfragen beantwortet. Nun bleibt abzuwarten, wie die vorlegende Beschwerdekammer die in G 1/25 aufgestellten Grundsätze auf den konkreten Fall anwenden wird: Führen die weiter gefassten Angaben zum Bindemittel in diesen Absätzen zu einem Widerspruch im Sinne von G 1/25? Falls ja, hat dieser Widerspruch zur Folge, dass ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, und wie ist mit ihm letztlich umzugehen? Auch die weitere Entscheidung in T 697/22 dürfte daher von Interesse sein, weil sie näher zeigen könnte, wo die von G 1/25 gezogene Grenze in der Praxis verläuft.

DISCLAIMER: Die Inhalte dieser Website dienen ausschließlich der allgemeinen Information und geben die Rechtsauffassung der Autorin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Sie stellen keine Rechtsberatung dar und können eine auf den konkreten Einzelfall bezogene rechtliche Beratung nicht ersetzen.

Spätere Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltungspraxis oder behördlichen Vorgaben können die Richtigkeit oder Aktualität der Inhalte beeinflussen.