Berufung trotz Obsiegens in erster Instanz: Das UPC klärt die bedingte Widerklage auf Nichtigerklärung

Einleitung

Nach einem vollständigen Obsiegen in erster Instanz besteht für die obsiegende Partei regelmäßig kein Anlass, selbst Berufung einzulegen.

Die Anordnung des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts vom 16. Juli 2026 (UPC_CoA_768/2026) zeigt jedoch, dass dies nicht immer gilt. Anders als Fragen der Patentverletzung oder Patentgültigkeit betrifft die Anordnung ein verfahrensrechtliches Problem, das weder im EPGÜ noch in der Verfahrensordnung bislang ausdrücklich geregelt war:

Was geschieht, wenn die Beklagte ihre Widerklage auf Nichtigerklärung von einer Feststellung der Patentverletzung abhängig macht und das Gericht erster Instanz eine Patentverletzung verneint?

Mit seiner Anordnung bestätigt das Berufungsgericht nicht nur die grundsätzliche Zulässigkeit einer solchen bedingten Widerklage auf Nichtigerklärung (conditional counterclaim for revocation), sondern stellt zugleich klar, welche verfahrensrechtlichen Konsequenzen sich ergeben können, wenn die Patentinhaberin gegen die Nichtverletzungsentscheidung Berufung einlegt.

1. Was geschieht mit der Widerklage nach einer Berufung der Patentinhaberin?

Im Ausgangsverfahren erhob Emboline eine Verletzungsklage gegen AorticLab. AorticLab erhob Widerklage auf Nichtigerklärung, erklärte in der mündlichen Verhandlung jedoch, diese nur für den Fall einer Verletzungsfeststellung weiterzuverfolgen.

Die Lokalkammer München ließ dieses Vorgehen zu und wies die Verletzungsklage mangels Patentverletzung ab. Dementsprechend entschied sie nicht über die Widerklage auf Nichtigerklärung.

Damit schien das Verfahren zunächst abgeschlossen.

Die Patentinhaberin legte jedoch Berufung ein. Damit stellte sich die bislang ungeklärte Frage, wie mit einer Widerklage umzugehen ist, über die in erster Instanz gerade wegen der festgestellten Nichtverletzung nicht entschieden worden war, falls das Berufungsgericht später doch eine Patentverletzung bejahen sollte.

2. Warum besteht dennoch ein Rechtsschutzinteresse an einer Berufung?

Nach Auffassung des Berufungsgerichts verfügt die Beklagte trotz ihres Obsiegens in erster Instanz über ein Rechtsschutzinteresse (legitimate interest) an einer Berufung.

Zwar entsprach die Entscheidung der ersten Instanz vollständig dem Antrag der Beklagte. Sollte das Berufungsgericht jedoch die Nichtverletzungsentscheidung aufheben und eine Patentverletzung feststellen, entfiele die Grundlage dafür, über die Widerklage nicht zu entscheiden. Die entsprechende Entscheidung der ersten Instanz wäre aufzuheben.

Zur Lösung dieses bislang ungeregelten Verfahrensproblems stellt das Berufungsgericht klar, dass die Beklagte eine bedingte Berufung (conditional appeal) einlegen kann. Diese wird nur wirksam, wenn die Patentinhaberin ihrerseits Berufung gegen die Verletzungsentscheidung einlegt. Erfolgt keine Berufung, gilt auch die bedingte Berufung als nicht eingelegt; eine Berufungsgebühr fällt dann nicht an.

Zugleich bleibt die Widerlege grundsätzlich auch im Berufungsverfahren bedingt. Erst mit Zustimmung des Gerichts kann sie unbedingt weiterverfolgt werden. Gelangt das Berufungsgericht schließlich zu einer Verletzungsfeststellung, soll es über die Widerklage grundsätzlich selbst entscheiden und die Sache nicht an die erste Instanz zurückverweisen.

3. Bedeutung der Anordnung

Die Anordnung schließt eine bislang bestehende verfahrensrechtliche Regelungslücke.

Für Parteien, die eine bedingte Widerklage auf Nichtigerklärung erheben, schafft die Anordnung erstmals einen klaren Verfahrensrahmen für das Berufungsverfahren. Ein Obsiegen wegen Nichtverletzung in erster Instanz bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass auch die verfahrensrechtlichen Fragen abgeschlossen sind.

Bemerkenswert ist schließlich, dass das Berufungsgericht selbst darauf hinweist, dass dieser Verfahrensweg bislang weder im EPGÜ noch in der Verfahrensordnung geregelt war. Vor diesem Hintergrund weist es ausdrücklich darauf hin, dass AorticLab eine Wiedereinsetzung (re-establishment of rights) nach Rule 320 RoP beantragen könnte.


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