Berufung trotz Obsiegens in erster Instanz: Das UPC klärt die bedingte Widerklage auf Nichtigerklärung

Einleitung

Nach einem vollständigen Obsiegen in erster Instanz besteht für die obsiegende Partei regelmäßig kein Anlass, selbst Berufung einzulegen.

In einer aktuellen Anordnung vom 16. Juli 2026 (UPC_CoA_768/2026) hat das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts eine bislang ungeklärte verfahrensrechtliche Frage präzisiert.

Warum kann auch ein Beklagter, der in erster Instanz wegen Nichtverletzung obsiegt hat, dennoch ein Rechtsschutzinteresse (legitimate interest) an einer Berufung haben?

Hintergrund ist eine besondere Prozessstrategie, nämlich die bedingte Widerklage auf Nichtigerklärung (conditional counterclaim for revocation). Der Beklagte beantragt dabei, über die Widerklage nur für den Fall zu entscheiden, dass das Gericht eine Patentverletzung feststellt. Wird keine Verletzung festgestellt, soll über die Patentgültigkeit nicht entschieden werden.

Weder das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) noch die Verfahrensordnung enthielten bislang ausdrückliche Regelungen zu dieser Konstellation. Das Berufungsgericht bestätigt nun nicht nur die grundsätzliche Zulässigkeit einer solchen bedingten Widerklage, sondern präzisiert zugleich deren Behandlung im Berufungsverfahren.

1. Was geschieht mit der Widerklage nach einer Berufung des Patentinhabers?

Im Ausgangsverfahren erhob Emboline eine Verletzungsklage gegen AorticLab. AorticLab erhob Widerklage auf Nichtigerklärung, erklärte in der mündlichen Verhandlung jedoch, diese nur für den Fall einer Verletzungsfeststellung weiterzuverfolgen.

Die Lokalkammer München ließ dieses Vorgehen zu und wies die Verletzungsklage mangels Patentverletzung ab. Dementsprechend entschied sie nicht über die Widerklage auf Nichtigerklärung.

Damit schien das Verfahren zunächst abgeschlossen.

Der Patentinhaber legte jedoch Berufung ein. Damit stellte sich die bislang ungeklärte Frage, wie mit einer Widerklage umzugehen ist, über die in erster Instanz gerade wegen der festgestellten Nichtverletzung nicht entschieden worden war, falls das Berufungsgericht später doch eine Patentverletzung bejahen sollte.

2. Warum besteht dennoch ein Rechtsschutzinteresse an einer Berufung?

Nach Auffassung des Berufungsgerichts verfügt der Beklagte trotz seines Obsiegens in erster Instanz über ein Rechtsschutzinteresse (legitimate interest) an einer Berufung.

Zwar entsprach die Entscheidung der ersten Instanz vollständig dem Antrag des Beklagten. Sollte das Berufungsgericht jedoch die Nichtverletzungsentscheidung aufheben und eine Patentverletzung feststellen, entfiele die Grundlage dafür, über die Widerklage nicht zu entscheiden. Die entsprechende Entscheidung der ersten Instanz wäre aufzuheben.

Zur Lösung dieses bislang ungeregelten Verfahrensproblems stellt das Berufungsgericht klar, dass der Beklagte eine bedingte Berufung (conditional appeal) einlegen kann. Diese wird nur wirksam, wenn der Patentinhaber seinerseits Berufung gegen die Verletzungsentscheidung einlegt. Erfolgt keine Berufung, gilt auch die bedingte Berufung als nicht eingelegt; eine Berufungsgebühr fällt dann nicht an.

Zugleich bleibt die Widerklage grundsätzlich auch im Berufungsverfahren bedingt. Erst mit Zustimmung des Gerichts kann sie unbedingt weiterverfolgt werden. Gelangt das Berufungsgericht schließlich zu einer Verletzungsfeststellung, soll es über die Widerklage grundsätzlich selbst entscheiden und die Sache nicht an die erste Instanz zurückverweisen.

3. Bedeutung der Entscheidung

Die Anordnung schließt eine bislang bestehende verfahrensrechtliche Regelungslücke.

Für Parteien, die eine bedingte Widerklage auf Nichtigerklärung erheben, schafft die Anordnung erstmals einen klaren Verfahrensrahmen für das Berufungsverfahren. Ein Obsiegen wegen Nichtverletzung in erster Instanz bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass auch die verfahrensrechtlichen Fragen abgeschlossen sind.

Bemerkenswert ist schließlich, dass das Berufungsgericht selbst darauf hinweist, dass dieser Verfahrensweg bislang weder im EPGÜ noch in der Verfahrensordnung geregelt war. Vor diesem Hintergrund weist es ausdrücklich darauf hin, dass AorticLab eine Wiedereinsetzung (re-establishment of rights) nach Rule 320 RoP beantragen könnte.


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