UPC与国家法院并行无效程序的协调边界——从BPatG 7 Ni 2/25到Mala vs Nokia

1. 问题引入

近期在与业内朋友交流时，聊到了一个很有代表性的问题：

对于未作opt-out的欧洲专利（EP），在UPC已经先受理侵权诉讼的情况下，被告是否可以一方面在UPC提起counterclaim for revocation，另一方面在成员国法院另行提起无效之诉？国家法院是否会因UPC已先受理而中止程序？反过来，如果被告先在国家法院提起无效，再在UPC提counterclaim，是否可能借此拖延UPC侵权程序？

这个问题折射出UPC过渡期下一个重要的程序协调议题：UPC与成员国法院并行程序中，Brussels Ibis Regulation第29条与第30条如何适用。

2. UPC过渡期下的并行管辖背景

根据《统一专利法院协定》（UPCA），对于未opt-out的传统欧洲专利，在过渡期内，UPC与成员国国家法院原则上享有并行管辖权。

这意味着：

• 专利权人可以选择在UPC提起侵权诉讼；

• 在涉及相应国家部分专利有效性争议时，国家法院的并行审理可能性在过渡期内仍然存在。

因此，在过渡期内，UPC程序与国家法院程序并行并不罕见。

3. Brussels Ibis：Art.29与Art.30的分工

(1) Art.29：lis pendens（严格适用）

Brussels Ibis Regulation第29条适用于：

• 同一当事人；

• 同一诉因；

• 同一诉讼标的。

在满足上述条件时，后受理法院原则上应中止或放弃管辖。

但在UPC侵权诉讼与国家无效诉讼并行的场景中，通常很难满足这一标准：

• 侵权诉讼与无效诉讼的诉因、诉讼目标不同；

• 集团公司之间也未必构成“同一当事人”。

因此，Art.29在UPC专利并行案件中适用空间较小。

(2) Art.30：related actions（裁量性协调）

相比之下，第30条更具现实意义。

Art.30(1)明确规定：Where related actions are pending in the courts of different Member States, any court other than the court first seised may stay its proceedings.

关键在于：

• 条文使用的是“may stay”，而非“must stay”；

• 本质上属于程序协调机制，而非先到先得规则。

因此，即便存在并行程序，也并不当然导致中止，而需结合案件关联性及程序进展进行个案判断。

4. 德国BPatG近期判例的启示

近期德国联邦专利法院（BPatG）在7 Ni 2/25案中，也对UPC与国家法院并行无效程序下的协调问题作出了回应。

该案所涉及的核心问题，与当前实务中的典型疑问高度相关：在未opt-out的EP专利已进入UPC侵权程序，且被告在UPC提起counterclaim for revocation的情况下，国家法院是否仍可继续审理德国部分的无效之诉。

BPatG的基本立场较为明确：

• UPC先受理并不当然排除国家法院的并行管辖；

• 国家法院并不会因UPC先起诉而自动失去对德国部分专利有效性的审理权限。

同时，该案也反映出，在UPC侵权程序中的counterclaim for revocation与国家法院无效诉讼并行的情况下，Brussels Ibis Art.30所体现的程序协调机制具有现实意义。然而, 是否中止国家程序，仍需结合案件关联性、程序进展及程序经济等因素进行个案判断。从这个意义上看，BPatG案所体现的思路与UPC在后续判例中的取向并不矛盾：Art.30的功能在于程序协调，而非简单的“先到先得”。

5.Mala v Nokia：UPC的裁量逻辑

UPC Court of Appeal在Mala v Nokia案中，对Art.29至30在UPC过渡期并行情形下的适用作出了较为清晰的说明。

(1) Art.29不适用：当事人不同

该案中：

• 德国无效程序的原告为Nokia Solutions；

• UPC无效程序的原告为Nokia Technology。

尽管同属Nokia集团，UPC仍认为：

• 二者并非同一法律主体；

• 利益亦非不可分割。

因此，不构成Art.29意义上的lis pendens。

(2) Art.30适用：案件高度重合

UPC认定：

• 两案均涉及同一专利德国部分的有效性；

• 无效理由高度重合；

• 存在冲突判决风险。

因此构成related actions。

(3) 最终中止的关键：程序进展差异

该案最终中止UPC程序，并非仅因德国法院先受理，而是基于以下因素：

• 德国程序已完成一审，并进入BGH阶段；

• UPC程序尚处于一审初期；

• 等待德国终审并不会造成过长拖延；

• 中止有助于程序经济。

这说明：UPC在Art.30下的考量核心在于程序协调与效率，而非形式上的先后顺序。

6.被告能否通过国家无效程序“拖住”UPC？

从理论上看，被告确实可能尝试：

• 先在国家法院提起无效之诉；

• 再在UPC侵权程序中提起counterclaim for revocation；

• 希望借Art.30争取UPC中止。

但在实务中，这一路径的操作空间有限。笔者认为有以下原因:

(1) Art.30仅赋予裁量性中止

也就是上面说的“may stay”，而非“must stay“, 所以UPC并没有因为国家法院先受理而必须中止的义务。

(2) UPC强调集中审理与程序效率

UPC制度本身旨在集中处理侵权与有效性争议，轻易中止并不符合制度目标。

(3) 实务时间窗口有限

在UPC程序下，被告通常需在较短时间内完成：

• Statement of Defence；

• counterclaim for revocation的准备；

• 同步考虑国家无效程序。

因此, 在同一时间窗口内同时推进国家程序，往往存在较高的操作成本，且即便先行起诉，程序上也未必真正领先UPC。

7.结语

基于以上案例和讨论, 在UPC过渡期框架下，国家法院并不会因UPC先受理而当然失去管辖；反过来，UPC也不会因国家法院先受理而当然中止。

Brussels Ibis Art.30的适用，本质上是一种程序协调机制。真正决定法院是否中止的，往往不是谁先起诉，而是：

• 案件的重合程度；

• 各自程序的推进阶段；

• 程序经济与效率。