权利要求改了,说明书到底要不要跟着改?— G 1/25对description adaptation的回答

EPO

王睿

9/6/20261 分钟阅读

申请欧洲专利的人,对description adaptation大概都不陌生。

权利要求好不容易改到可以授权了,接下来却经常还有一项颇为麻烦的工作:修改说明书。哪些实施方式要删,哪些表述需要调整,哪些内容可以继续保留,有时并没有那么容易判断。更麻烦的是,过去EPO上诉委员会对此本身也存在不同的判例路线。

因此,T 697/22将这个问题提交扩大上诉委员会 (EBA) 以后,G 1/25 一直备受关注。2026年9月3日,判决终于公布。

1. 权利要求改了,说明书就必须跟着改吗?

G 1/25源于T 697/22。涉案权利要求经过修改以后,对binder作出了更窄的限定,但说明书第[0013]和[0016]段仍然采用更宽的表述。

提交EBA的问题因此首先是:权利要求修改产生这种不一致以后,为了满足EPC的要求,是否必须进一步修改说明书?此外,EBA还被要求澄清这种修改要求的法律依据,以及审查和异议程序是否适用相同的标准。

EBA的回答是有条件的。如果权利要求的修改造成了inconsistency,而且正是由于这种inconsistency,导致Arts. 52–57、76(1)、83、84、123(2)或123(3) EPC中的某项要求不满足,就必须调整说明书或附图,以消除这种不一致。

这里有两个重要的地方:

首先,并不存在一个适用于所有description adaptation的单独EPC条款。要求修改的法律依据,要看这种inconsistency具体导致哪一项EPC要求不满足。

其次,修改说明书并不是inconsistency本身的当然后果。如果某种inconsistency没有这样的法律后果,就没有必要仅仅为了形式上的一致而将其消除。EBA对此说得很明确:EPC并不要求权利要求与说明书保持“purely formal concordance”。

那么,什么才算G 1/25所说的inconsistency?

2. 说明书里有权利要求之外的内容,就是inconsistency吗?

不是。这可能是G 1/25最值得注意的地方。

EBA明确指出,说明书或附图中存在没有被权利要求覆盖的技术教导、实施例或者实施方式,本身并不足以构成inconsistency。

EPO在判决公布当天的官方声明中举了一个很直观的例子:如果这种inconsistency使人无法确定说明书中的某些信息、实施例、技术内容或者实施方式究竟是否落入权利要求的范围,就可能影响Art. 84 EPC的符合性。

这个区别很重要。问题并不是说明书中存在一个没有被最终权利要求覆盖的实施方式。只要本领域技术人员能够清楚理解,这个实施方式虽然仍然写在说明书里,但并不属于权利要求的范围,那么仅仅保留这一内容,并不会因此构成G 1/25所说的inconsistency。

真正的问题是,说明书的表述使人无法确定:这个实施方式究竟已经在权利要求之外,还是仍然属于权利要求所保护的内容。

这也是为什么G 1/25需要结合此前的G 1/24来理解。按照G 1/24确立、并由G 1/25进一步说明的原则,解释权利要求时,说明书和附图必须始终被考虑,而不是先孤立地解释权利要求,只有发现权利要求本身不清楚时才去查阅说明书。权利要求、说明书和附图应当作为一个整体来阅读,也就是G 1/25所说的“unitary process”或者“holistic approach”。

在此基础上,G 1/25进一步定义了inconsistency。说明书与权利要求之间表面上存在冲突,并不一定已经构成inconsistency。很多看似存在的冲突,通过G 1/24确立的解释原则就可以解决。只有当说明书或附图使人产生一种与权利要求表面含义不相容的理解,而且这种不相容通过上述解释原则仍然无法解决,以至于本领域技术人员在结合说明书和附图阅读权利要求后,对权利要求的含义仍然存在“真实疑问”(real doubt)时,才存在G 1/25所说的inconsistency。

简单来说,问题不在于说明书里有没有权利要求之外的内容,而在于能不能清楚判断这些内容确实在权利要求之外。

这里还有一个有意思的背景。Michael Schmid和IP Federation在G 1/25程序中提交的amicus curiae意见,都从授权后权利要求解释的角度反对强制进行description adaptation。他们指出,即使说明书没有与权利要求完全调整一致,授权后的保护范围仍然可以由国家法院和UPC通过权利要求解释来判断,法院也有相应的规则处理这种差异。

相关意见为此援引了UPC和德国法院的例子。在 Agfa v Gucci(UPC_CFI_278/2023)中,UPC汉堡地方分院面对说明书中的较宽定义与授权权利要求之间的差异,认为与授权权利要求不一致的说明书表述不能作为扩大解释权利要求的依据。这个例子说明,即使说明书没有在授权前与权利要求完全调整一致,法院仍然可以通过权利要求解释处理这种差异。

此外,相关意见还援引了德国联邦最高法院的 Okklusionsvorrichtung 案(X ZR 16/09)。该案涉及等同侵权:如果说明书公开了多个实现某一技术效果的方案,而权利要求最终只选择其中一个,使用其他方案原则上不构成等同侵权。

当然,这些只是amicus curiae意见中提出的论证。G 1/25本身并没有引用或采纳这些判例,它们所处理的法律问题也与EPO程序中的description adaptation不同。不过,这些例子至少说明了为什么“说明书中还有claim之外的内容”不能简单等同于“说明书需要修改”。

3. 说明书什么时候改?

G 1/25最后还专门谈到了一个程序问题,而这一点放回T 697/22本身的背景来看尤其有意思。

在T 697/22中,专利权人直到上诉委员会的口头审理中才提交进一步修改的说明书,删除了存在争议的第[0013]和[0016]段。委员会认为相关Art. 84 EPC objection早在上诉程序开始时就已经存在,而专利权人没有说明为什么直到口头审理才提交这一修改,因此没有接纳该request。

G 1/25则在obiter remarks中指出,从程序法角度看,权利要求的修改,以及为了消除该修改所引入的inconsistency而进行的description adaptation,属于同一个procedural step,即使两者之间存在时间间隔也不改变这一点。

EBA还特别指出,在上诉程序中,说明书和附图几乎总是在上诉委员会的口头审理中最终定稿,G 1/25没有理由改变这一实践。如果确实需要调整说明书,在上诉阶段直接完成通常也比仅仅为了修改说明书而将案件发回一审部门更加有效率。

4. 小结

回到最初的问题,G 1/25之后,description adaptation当然不会消失,但判断的重点应该更加清楚:说明书中存在未被最终权利要求覆盖的内容,本身并不是修改理由。真正需要判断的是,这些内容是否造成G 1/25意义上的inconsistency,以及这种inconsistency是否进一步导致某项EPC要求不满足。 如果没有,EPC并不要求仅仅为了形式上的一致而修改说明书。

对于申请人来说,这可能也是G 1/25最实际的意义:权利要求修改以后,不再是机械地寻找“说明书中还有哪些内容没有被claim覆盖”,而是要判断这些内容是否真的造成了需要解决的EPC法律问题。

不过,G 1/25的故事其实还没有完全结束。EBA并没有直接决定T 697/22中第[0013]和[0016]段应当如何处理,而是回答了referring Board提出的法律问题。接下来仍要看原上诉委员会如何将G 1/25确立的标准适用于本案:这两段中较宽的binder表述,究竟会不会造成G 1/25意义上的inconsistency;如果会,这种inconsistency是否导致某项EPC要求不满足,以及最终需要如何处理。T 697/22的后续决定因此同样值得关注,它可能进一步说明G 1/25划出的这条界线在实践中究竟在哪里。

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