当设计数据不足以支撑创造性：一则关于创造性与 Article 123(3) EPC 的颌面植入物案例 (T 0847/24)

1.引言

近期，欧洲专利局上诉委员会就一件涉及患者定制化植入物计算机辅助设计的案件作出裁决 (T 0847/24)。该案提出了两个相互关联但法律上独立的问题：其一，仅生成植入物设计数据是否能够支撑创造性；其二，在异议程序中通过增加制造步骤来克服创造性缺陷，是否可能引发 Article 123(3) EPC 的问题。

2. 创造性分析

涉案专利涉及一种用于颌面骨固定（maxillofacial osteosynthesis）的手术导板及配套植入物的计算机实施方法。该方法从患者解剖数据出发，生成三维虚拟模型，模拟截骨手术，对骨块进行术后位置重建，并最终确定与术后解剖结构相适配的三维植入物结构。

委员会认为，D2 已经公开了权利要求所定义工作流程的绝大部分内容，包括患者解剖模型的生成、虚拟截骨、骨块重定位以及手术导板的生成。委员会最终认定，权利要求与 D2 之间唯一的区别在于：在术后模型上预先确定固定点之后，再确定连接这些固定点的单体三维植入物结构。

争议的核心在于，该区别特征是否对发明的技术性质作出了贡献。对此，委员会给出了否定答案。尽管该方法涉及患者定制化植入物的设计，但委员会认为，权利要求实际产生的结果仅仅是描述植入物结构的数据。

委员会指出：

“the outcome of the claimed method is not a physical implant but merely abstract data defining a 3D structure for such an implant”.

专利权人主张，所生成的植入物结构最终将被制造并用于外科手术，因此能够产生技术效果。委员会援引 G 1/19，承认制造植入物确实可能是这些数据的一种用途，甚至可能是最有可能的用途之一，但这并不足以支持创造性。

委员会进一步指出：

“a possible, or even probable, technical use is not sufficient”.

相反，

“the technical use [must] be at least implicitly specified in the claim”.

委员会认为，权利要求既未要求制造植入物，也未以其他方式限定这些数据的技术用途。即使方法的输入数据来源于真实患者的解剖结构，也不会改变这一结论。委员会强调，该权利要求针对的是尚不存在的植入物结构数据，而不是现有物体的物理状态或物理属性。

因此，委员会认定，该区别特征并未对发明的技术特征作出贡献，不能用于支持创造性。

3. 制造步骤的加入与 Article 123(3) EPC

为回应创造性方面的质疑，辅助请求 1 在权利要求末尾增加了“制造手术导板和植入物”的步骤。

委员会认可，这一修改从方法本身来看属于进一步限定。包含所有授权步骤并额外增加制造步骤的方法，本来就落入授权权利要求的保护范围之内。

然而，问题并不在于方法权利要求本身的范围，而在于 Article 64(2) EPC 所带来的影响。委员会认为，修改后的权利要求不仅保护所述方法本身，而且还通过 Article 64(2) EPC 保护由该方法直接获得的植入物产品。

对此，委员会明确指出：

“The physical implant … was not protected by claim 1 as granted.”

委员会认为，实施授权权利要求所得到的仅仅是定义植入物结构的数据，而不是实体植入物。相比之下，修改后的权利要求包含了制造步骤，因此直接产生实体植入物，并由此获得 Article 64(2) EPC 所赋予的产品保护。

由于这种产品保护在授权专利中并不存在，因此修改后的权利要求扩大了专利所赋予的保护范围，从而违反了 Article 123(3) EPC。

4. 结语

本案展示了 G 1/19 在计算机辅助设计案件中的具体适用。委员会认为，仅仅生成植入物设计数据本身并不足以构成技术贡献，因为权利要求并未明确或隐含地限定这些数据的技术用途。

与此同时，该案也展示了 Article 64(2) EPC 在 Article 123(3) EPC 审查中的作用。虽然增加制造步骤在形式上缩小了方法权利要求的范围，但同时也使得由该方法直接获得的实体植入物获得了额外的产品保护。委员会据此认定，该修改超出了授权专利所赋予的保护范围。

因此，本案不仅涉及计算机实施发明中的技术贡献问题，也反映了在异议和上诉程序中修改方法权利要求时可能面临的保护范围限制。